우리나라 기업이 미국 등 해외시장에 진출한 후 확장과정에서 동종분야 국내외 대기업이나 경쟁사로부터 특허침해 소송을 당하는 경우가 적지 않다. 특히 최근 AI(Artificial Intelligence, 인공지능) 기술을 응용한 의료기기 분야에서 특허분쟁 건수가 늘고 있다.
우리나라 기업이 미국 등 해외시장에 진출한 후 확장과정에서 동종분야 국내외 대기업이나 경쟁사로부터 특허침해 소송을 당하는 경우가 적지 않다. 특히 최근 AI(Artificial Intelligence, 인공지능) 기술을 응용한 의료기기 분야에서 특허분쟁 건수가 늘고 있다.
우리나라의 경우 대기업은 IP(Intellectual Property, 지식재산권) 전담조직 보유율이 약 12%인데, 중소·중견기업은 약 5%에 불과해 ‘해외특허 출원’에 한계가 있어 보인다. 그렇다면 수출 중소·중견기업이 지식재산권과 관련한 분쟁을 예방하고 대응할 수 있는 방안은 무엇일까.
◇분쟁예방 절차=첫째, 아이디어 단계부터 특허동향 조사가 필요하다. 제품개발 초기단계부터 특허분쟁을 예방하는 것이 중요한 것이다. 아이디어 창출단계에서부터 시장에 공개된 기술인지, 타인의 지식재산권을 침해하는지 등을 미리 조사해야 한다. 이를 통해 개발과정에서 발생할 수 있는 문제를 줄이고, 제품 출시 후 발생하는 분쟁을 예방할 수 있다.
이러한 특허동향 조사가 중요한 이유는 제품개발 후반단계에서 특허침해 문제가 발생하면 투자한 시간, 인력, 비용이 모두 허사가 될 수 있기 때문이다. 즉 사전조사를 통해 이를 예방할 수 있는 것이다. 또 경쟁사의 기술동향을 파악해 차별화된 제품을 개발하고, 시장진입 기회를 확보할 수 있다. 특허침해 가능성을 미리 파악하면, 법적 분쟁을 막고 제품 출시 후 안정적으로 사업을 운영할 수 있는 것이다.
그렇다면, 특허동향 조사는 어떻게 해야 할까? 1단계는 분석방향 단계다. 분석방향 설정에서 분석대상 국가, 기간, 목표를 명확히 해야 한다. 미국, 유럽, 중국 등 주요 시장 국가를 고려해 분석기간은 제품 출시예정 시점까지 설정하는 것이 좋다. 분석목표는 침해 가능성 파악, 벤치마킹 자료 확보, 특허 포트폴리오 구축 등을 포함할 수 있다.
2단계는 핵심특허 선정 단계다. 특허청 키프리스(www.kipris.or.kr)등의 데이터베이스를 활용해 아이디어와 관련된 기술 키워드, 경쟁사 명칭, 국제특허분류(IPC) 등을 사용해 검색한다. 검색 결과에서 침해 가능성, 벤치마킹 가치, 출원인의 경쟁성 등을 기준으로 관련도가 높은 핵심특허를 선정하는 것이 중요하다.
3단계는 핵심특허 분석 및 전략수립 단계다. 선정된 핵심특허를 하나씩 분석해 각 특허에 맞는 전략을 수립하는 것으로 특허침해 위험이 낮고 우수한 기술특허는 기술개발이나 신규 특허창출에 활용할 수 있다. 반면, 침해 위험이 높은 특허는 무효화 가능성, 회피설계 가능성 등을 고려해 특허권 취득, 기술 변경, 라이선스 체결 등의 전략을 세워야 한다.
둘째, 제품확정 단계에서 특허침해 분석(Freedom-To-Operate)이다. 일반 제품과는 달리, 의료기기는 인체에 사용되기 때문에 안전을 보장하기 위해 엄격한 인증을 필요로 한다. 미국의 경우 FDA의 인허가가 필요하며, 우리나라는 식약처 인허가가 있어야 한다. 이러한 인허가 준비단계에서 제품의 사양이 상세하게 설정돼야 하고, 제품확정 단계에서 특허침해 분석이 필요하다. 특허침해 분석은 자사 제품을 실시하는 경우 타인의 특허침해 여부를 검토하는 것을 말한다.
특허의 권리범위는 명세서에 기재된 청구항(Claim)으로 구성되는 청구범위에 기초해 설정된다. 특허권의 침해 판단기준은 ‘구성요소 완비의 법칙(all elements rule)’에 따라 청구항에 기재된 구성요소(element) 또는 한정사항(limitation)을 전부 실시하는 경우 해당할 수 있으므로 침해위험 특허 청구항의 구성요소 별로 자사제품과 대비해 침해 여부를 판단할 필요가 있다.
셋째, 전시회에서 물품을 전시 또는 홍보하는 것은 판매청약에 해당돼 특허권의 실시에 해당될 수 있다. 따라서 전시회에서 제품 홍보 또는 물품 공급계약을 체결할 때 특허분쟁 예방을 위해 유의해야 할 것이 있다.
자사 제품이 개발되기 전에 해당 기술에 관한 특허권자가 전시회에서 유사 제품을 홍보하는 것에 대해 특허침해를 이유로 법원으로부터 침해금지절차 명령을 받아 전시 제품의 압류 등의 조치를 취할 수 있다. 전시회 기간 내에 특허권자의 주장을 근거로 한 법원의 처분명령은 피소자가 법원에 의견을 제출할 기회가 없어 전시회에 참가한 피소기업은 이미지 손상과 경제적 손해를 입을 수 있다.
특히 해외전시회 현장에서 특허침해금지에 관한 경고장을 수령 후 해당 내용을 정밀하게 확인하지 않은 채 서명을 하거나 특허권자의 주장을 무시하게 되면, 향후 더 큰 피해가 발생할 수도 있다. 따라서 그러한 상황이 발생하면 현지대리인 등에게 즉시 상황을 공유해 자문을 구하고, 특허침해 주장에 대해 반박하는 등의 적극적인 대응이 필요하다.
넷째, 물품 공급계약을 체결할 때 특허보증(Patent Warranty) 또는 면책(Indemnity) 조항에 유의해야 한다. 특허보증이란 구매자가 공급자로부터 납품 받은 부품을 사용해 제품을 생산·판매하는 중에 해당 부품과 관련된 특허분쟁이 발생해 구매자가 부담하게 되는 비용과 손해를 공급자가 보증한다는 것이다.
공급자는 특허보증의 범위를 제한하고 면책사항이 다수 포함되도록 계약서를 설계하는 것이 유리하고, 구매자는 특허보증의 범위가 제한되지 않고 넓게 설정되도록 계약서를 설계하는 것이 유리하다. (계속, 중기이코노미 객원=조선대학교 김진규 교수, 관세사)
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